判決の内容

容易想到性の判断には誤りがあるとして取消決定が取り消された事例。

事件番号（係属部・裁判長）

知財高裁令和3年2月8日判決（判決要旨）（判決全文）
令和2(行ケ)10001（知財高裁第3部 鶴岡稔彦裁判長）
異議申立における取消決定に対する審決取消訴訟

事案の概要

発明の名称を「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」とする特許第6419863号に係る異議申立事件において、特許庁が、本件発明における「化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用である」との用途限定は、化合物の有用性を示しているにすぎず、各引用例との化学構造上の相違をもたらすものとは認められず、実質的な相違点ではないなどとして本件発明1の進歩性を否定し、特許を取り消す旨の決定を下したことに対して、特許権者である原告が取消しを求めた事案。本判決は、本件決定の動機付けに対する判断には誤りがあるなどとして取消決定を取り消した。

主な争点に対する判断

(1) 結論

本件発明と引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから、もともと引用例１発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいなどとして、本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。

(2) 理由

ア．本件発明の特徴

本件発明はタック性、施工性、耐熱性および粘着性に優れ、かつ、建築基準法に規定する不燃性を満足する化粧シートの粘着剤層に適する粘着剤組成物物に使用することができる（メタ）アクリル酸エステル共重合体に関するものであり、本件発明1の請求項の記載は以下のとおりである。

「（メタ）アクリル酸エステル共重合体であって、
（Ａ−ａ）（メタ）アクリル酸エステル、
（Ａ−ｂ）カルボキシル基および炭素−炭素二重結合を有する重合性化合物、
（Ａ−ｃ）グリシジル基および炭素−炭素二重結合を有する重合性化合物、及び
（Ａ−ｄ）水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル
を構成モノマーとして含み、
（メタ）アクリル酸エステル共重合体（Ａ）を構成するモノマーの全量を１００質量％としたとき、上記（Ａ−ｂ）の配合量ｂ(質量％）と上記（Ａ−ｃ）の配合量ｃ（質量％）とが、下記式：
１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６ （但し、４≦ｂ≦１４、０．０５≦ｃ≦０．４５）
を満たし、
化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用であることを特徴とする、（メタ）アクリル酸エステル共重合体。」

従来の化粧シートは，不燃認定の規格を十分に満足するものではなかった上，タック性及び施工性の点においても満足することができるものではなかった（【０００６】）。また，粘着剤層に（メタ）アクリル酸エステル共重合体及び特定の難燃剤を含む不燃性化粧シートも提案され，良好な不燃性及び施工性を有していたが，粘着性及び耐熱性のいずれかが十分でないという課題があった（【０００７】）。

本件決定では、引用例１発明との間で以下のような相違点を認定しつつも、本件発明における「化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用である」との用途限定は、化合物の有用性を示しているにすぎず、各引用例との化学構造上の相違をもたらすものとは認められないとして、かかる用途限定を無視した上で、甲７文献ないし甲９文献には下記相違点に至る動機付けが存在すると判断された。

（相違点１） 本件発明は，共重合体が「（Ａ－ｄ）水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル」を構成モノマーとして含むのに対し，引用例１発明の共重合体は当該モノマーを含まない点
・・・
（相違点３）本件発明の共重合体は「化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用である」のに対し、引用例１発明の共重合体は当該用途に用いることが記載されていない点

イ．裁判所の判断

裁判所は、「相違点３が実質的な相違点か否かについては，ここでは判断しない」と付言しつつ、概略以下のとおり、本件発明と引用発明とでは技術分野及び課題が必ずしも一致しないとの理由から引用発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいして、本件決定を取り消した。

「引用例１発明は，可塑化ポリ塩化ビニルシート上に積層して使用するのに好適な接着剤組成物に関する発明であり，共重合体中のカルボキシル基の１０％以上をアルカリ金属と反応（中和）させることにより，耐ガソリン性及び耐油性を向上させることを目的とするものである。そうすると，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例１発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例１発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいというべきである。」

「本件発明と引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例１発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え，甲７文献の記載内容からすると当業者が複数の組合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノマーの２種を選択する理由に乏しいことからすれば，甲７文献に接した当業者において，相違点１に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。」

コメント

本件発明のような物質発明の場合、本判決でも特許庁が主張したとおり、「『化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用である』との用途限定は，化合物の有用性を示しているにすぎず，各引用例との化学構造上の相違をもたらすものとは認められない」と実務上考えられている。
本判決は、かかる用途限定が相違点たり得るかについて明確に判断していないが、以下のとおり本件発明を「化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明」のように用途限定発明と認定した上で、技術分野等の違いから本件発明の容易想到性を否定した。
「化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例１発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではない」
本判決は物質発明の進歩性の動機付けの判断においても用途限定が考慮され得る可能性を示唆している。